【百一案评】本国优先权申请注意要点浅析

作者:百一君 发表日期:2019-09-26 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

百一案评本国优先权申请注意要点浅析

 

裁判要旨

 

《专利法实施细则》第三十二条第二款第(二)项规定,提出后一申请时,在先申请的主题已经被授予专利权的,不得作为要求本国优先权的基础。其中“已经被授予专利权”强调行政机关的授权行为,与《专利法》第四十条的规定,“实用新型专利权自公告之日起生效”,强调权利人行使权利的时间起点相比,两者并不完全相同。因此,要准确解释“已经被授予专利权”的含义,应当体系化理解相关规定。

 

具体而言,结合避免重复授权的相关规定专利权终止和无效的相关规定“已经被授予专利权”的时间节点理解为授权公告日,可能导致法律规定的条文冲突再则从当事人的合法权益不受侵害的角度出发果申请人主动办理了登记手续,则应视为其就国家千亿国际平台局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择也即其在先申请不得再作为在后申请要求本国优先权的基础

 

 

案情简介

 

本案为原告东莞瑞柯电子科技股份有限公司(简称东莞瑞柯公司)与国家千亿国际平台局专利行政纠纷案。

 

2014613日,东莞瑞柯公司向国家千亿国际平台局提交了名称为“一种便携式多功能充气泵”的实用新型专利申请(简称在先申请)。2014917日,国家千亿国际平台局向东莞瑞柯公司发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》,同意授予在先申请实用新型专利权,并通知瑞柯公司办理登记手续。20141017日,东莞瑞柯公司缴纳了实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费及印花税。

 

20141030日,原告向国家千亿国际平台局提交了名称为“便携式轮胎充气泵”的发明专利申请(即在后申请),并在在后申请请求书中要求在先申请的优先权。

 

20141119日,国家千亿国际平台局对在先申请予以授权公告。并于20141216日,以“在先申请已经被授予专利权,不符合专利法实施细则第32条第2款”为由,对在后申请发出《视为未要求优先权通知书》不同意给予优先权。

 

东莞瑞柯公司不服上述通知书,向国家千亿国际平台局申请行政复议。2015324日,国家千亿国际平台局作出国知复字第1739号行政复议决定(简称被诉决定),维持其作出的上述通知书。原告不服被告国家千亿国际平台局作出的被诉决定遂提起诉讼。

 

 

争议焦点

 

本案争议焦点主要围绕如何理解专利法实施细则第三十二条第二款第(二)项的规定,以及被告作出的被诉决定是否合法展开。

 

原告东莞瑞柯公司主张

1、据《专利法第四十条的规定,实用新型专利权自公告之日起生效,故在国家千亿国际平台局对本案在先申请授权公告之前,在先申请的主题尚未授予专利权。

2、《专利法实施细则第三十二条第二款规定的是在先申请的主题“已经被授予专利权的”,则不得作为要求本国优先权的基础。但是本案在后申请系在在先申请尚未被授权公告前提出的专利申请,故原告在提出在后申请时,可以要求在先申请的优先权。

 

综上,被告适用法律错误,依法应当撤销被告对在先申请作出的“视为未要求优先权”的决定。

 

被告国家千亿国际平台局主张

1、在后申请的提交日,明显晚于被告对在先申请发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》的日期,也晚于原告针对在先申请缴纳实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费及印花税的日期,也即是,在原告提出在后申请之前,被告已做好对在先申请的授权公告准备工作,已无法撤回该授权公告。

2、在实际审查工作中,为了优化要求本国优先权的专利申请的审批程序,结合专利审查实践,《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节也作了相应的规定。

 

综上,被告作出的视为未要求优先权通知书合法、正确,请求法院判决驳回原告的诉讼请求。

 

 

一审判决结果及法律意义

 

最终法院判决驳回原告诉讼请求主要具有如下法律意义:

 

根据专利法实施细则第三十二条第二款第(二)项的规定,提出后一申请时,在先申请的主题已经被授予专利权的,不得作为要求本国优先权的基础。

 

对于如何理解其中的“已经被授予专利权”根据专利法第四十条的规定,“实用新型专利权自公告之日起生效”,故从字面解释来看,“已经被授予专利权”似乎可以解释为已经公告授予了专利权但是,“已经被授予专利权”强调行政机关的授权行为,而“专利权自公告之日起生效”则强调权利人行使权利的时间起点,两者并不完全相同。因此,要准确解释“已经被授予专利权”的含义,应当体系化理解相关规定。

 

1首先,结合避免重复授权的相关规定理解。

 

根据专利法第九条的规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。专利法实施细则第五十四条的规定,申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告。也就是说,如果申请人对在先申请按期办理了登记手续,国家千亿国际平台局就必须授予专利权。

 

因此,申请人在对在先申请办理了登记手续后、授权公告日之前提出在后申请,并要求在先申请作为优先权的基础,则可能会导致重复授权,违反专利法第九条的规定故把“已经被授予专利权”的时间节点理解为授权公告日,可能导致法律规定的条文冲突。

 

2其次,结合专利权终止和无效的相关规定理解。

 

根据专利法实施细则第三十二条第三款的规定,申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。对于已经公告授予专利权的,专利法第四十五条规定“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”;专利法第四十四条仅规定“没有按照规定缴纳年费”或“专利权人以书面声明放弃其专利权”两种情形将导致该专利权在期限届满前终止。但是,法律并没有规定国家千亿国际平台局可以因当事人要求该专利作为在后申请优先权基础而径行宣告该专利权无效,或因要求优先权即可视为当事人对在先专利权的放弃。

 

因此,依专利法实施细则第三十二条第三款的规定,在后申请在提出将在先申请作为本国优先权的基础之日,在先申请至少应当尚未被公告授权。亦即是,在无其他相适应的法律规定的情况下,“已经被授予专利权”的时间难以确定为授权公告日。

 

实践中,如果申请人在授权公告日前邮寄提出在后申请并将在先申请作为要求本国优先权的基础,而国家千亿国际平台局收到该申请时,在先申请已经依法授权公告,则此时对优先权申请的接受将与专利法实施细则第三十二条第三款的规定不符,也将导致国家千亿国际平台局的后续处理于法无据。

 

3、再次,结合当事人的合法权益不受侵害理解。

 

根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节的规定,审查优先权时,如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书,并且申请人已经办理了登记手续的,审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。

 

也就是说,如果申请人未办理登记手续,则其可以提出要求优先权的申请;而如果申请人主动办理了登记手续,则应视为其就国家千亿国际平台局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择,其应对其行为承担相应的法律后果,这也符合专利法实施细则第五十四条的规定。

 

据此,对于专利法实施细则第三十二条第二款第(二)项所规定的“已经被授予专利权”,在体系化理解相关规定的基础上,国家千亿国际平台局对已经办理了登记手续的在先申请,规定不得作为要求本国优先权的基础,符合法律逻辑和工作实际。

 

基于上述理解,以及本案查明事实,2014917日,被告向原告就其所提出的在先申请发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》20141017日,原告办理了登记手续。因此,原告应当知晓被告将依据专利法实施细则第五十四条的规定对该在先申请进行公告授权,该在先申请不得再作为在后申请要求本国优先权的基础。

 

此后,原告又于20141030日在提出在后申请时要求在先申请的优先权,且被告在审查作出《视为未要求优先权通知书》时(20141216日),在先申请已于20141119日公告授权,故原告所提出的要求优先权,被告不予接受,并据此作出《视为未要求优先权通知书》,进而作出被诉决定,具有合理性,依法应予支持。