【百一视角】商标驳回复审行政诉讼策略

作者:王奎宇 陈少兰 发表日期:2019-09-18 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

商标驳回复审行政诉讼策略

 上海百一慧智律师事务所 王奎宇、陈少兰、李晓岩

商标驳回复审行政诉讼案件中,在2015-2017年中,北京千亿国际平台法院的一审判决中申请人的败诉率分别为81.4%、78%、74.8%,北京高级人民法院的败诉率分别为70.8%、67.7%、62.6%,胜诉原因按顺序主要涉及情势变更、商标近似、商标显著性、商品类似、共存协议,其他原因包括因超范围审理、漏审、期限、主体资格、法律适用、一事不再理等程序性事由以及其他具体实体性法律条款适用等。其中,因《商标法》第三十条存在在先引证商标被驳回的商标诉讼案件占较大比重,且败诉率较高。然我们结合实务操作经验并检索相关案例,仍旧认为在策略及规律上有迹可循。本文试对此进行总结分享。


整体上,代理律师可通过寻求与在先商标不冲突的结果,如论述不近似或与在先商标共存,可寻求扫除在先障碍商标,如商标连续三年不使用的撤销或商标异议、无效,从而使得申请商标得以核准授权。


一、直接论述申请商标与引证商标不近似

整体观察近期司法实践,北京千亿国际平台法院改判商评委现更名为国家千亿国际平台局,下同决定的比例相对较低,说明司法机关行政机关在近似判断法律适用上偏差不大,然我们认为此类案件并非全无可能,且二审法院通常则更倾向于从商标整体上考量是否近似,对此持更为开放的态度。


商标近似的判断千差万别,其中又可能因商品类似的判断上的不同而导致不同结论,虽然此方案难度较大,但在具体案中,仍有争取空间


在我方代理的第7类第25074594号图形商标行政诉讼案中,我们认为两申请商标与引证商标整体外观存在较为明显的差异,以相关公众的一般注意力,不致于混淆误认。为此,代理律师积极就不近似进行了论述,从构成要素、设计细节、整体外观上进行详细分析。


该案申请商标与引证商标如下:

 

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在论述近似判断时,代理律师需以“以相关公众的一般注意力为基础,在比对对象隔离的状态下分别进行对比论述。同时,不同的核定商品,相关公众注意力并非一成不变,会受到商品价格、环境的影响。如买日用品注意力会低,而对于特定商品,如汽车甚至飞机等高价值商品时,注意力会急剧增加。此外,相关公众对于母语商标和外文商标的注意力、混淆程度也会有所不同,代理律师需根据不同情况,确定论述重点。


本案中,代理律师在不近似论述之外 ,同时检索并提供了与本案同类其他商标核准注册档案信息,以求通过比对说明,“商标的近似”标准,在行政审查及行政诉讼过程中,即使是个案审查,也应当遵循一定的、行政相对人可合理预期的标准,否则将损害行政相对人合法权益。


虽然中国并非判例法国家,且北京千亿国际平台法院往往以“个案审理”为由,不认可在先案例,然而,充份、类似的在先裁决或判决检索,仍旧具有关键意义,有助于厘清在个案审理中,类似情况的审查尺度。

 

二、撤销在先引证商标

撤销连续三年不使用商标(以下简称撤三)属于扫除在先障碍常规手段,但目前法院审查实践中通常因审限要求而遵循效率优先原则,不再等待撤三结果因此,仅简单提交撤三申请实际上无法促使法院等待。在此情况下,代理律师需提交足以证明撤三申请大概率得到国家千亿国际平台局支持的证据,以争取得到法院等待审查寻求实质正义和公平结果的目的。


在我方代理的第22456808号“黄师傅”商标案中,代理人发现引证商标持有人公司连续三年处于经营异常状态且营业执照吊销,便前往当地工商局调取了加盖工商局公章的工商登记资料提交法院,令审理法官确信,引证商标持有人不可能提供使用证据,最终法官同意等待引证商标撤销公告,本案一审即胜诉。


然而,实务中仍有大量案件,在二审判决生效时,原告(上诉人)仍无法取得生效引证商标撤销公告。我们认为,虽然商标行政诉讼二审判决为终审判决,但为救济申请人合法权益,《行政诉讼法》、《行政诉讼法司法解释》及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》相关条款明确规定,有新的证据,足以推翻原判决、裁定的,自知道或者应当知道之日起六个月内可以向上一级人民法院提出再审申请。


因此,对于二审后获得引证商标撤销公告,在先障碍被清除的,建议向最高人民法院提出再审申请。


在(2018)最高法行再96号(申请商标:第15569595号“图片1.png”商标,引证商标:第4237834号“图片2.png”商标)等案件中,最高人民法院认为:


1、《商标法》采用的是注册商标审查制度,在审查期间,客观上无法避免在此期间可能发生的情势变化,这也是商标注册制度设计的组成部分。

2、对于商标驳回复审行政诉讼,申请商标的注册审查程序尚未完结,如在此过程中,申请商标的权利障碍已消失,申请商标是否应予核准注册的事实基础发生根本变化,若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册,将导致显失公平的结果。


据此,法院判令撤销一审二审判决,并判令商评委据变更后的事实重新作出裁决。


我们同时注意到,在(2017)最高法行申488号、(2017)最高法行申1033号案中, 由于再审时撤三结果并未进入稳定的法律状态,法院裁定“中止审理”,而不是直接驳回再审申请人诉讼请求。


因此,我们建议权利人在行政诉讼中,如能确信撤三可得到期望结果,应当尽早预判,更早启动撤销程序,并根据需要通过撤销复审、撤销复审行政诉讼程序以争取获得理想结果同时,即使二审判决生效后,仍应坚持在撤三结果稳定后申请再审。


然而,由于是否再审由最高人民法院决定(并非每件案子均会再审),在此情况下,亦应及时补申请,以多种方式实现商标注册目的。

 

三、异议及其他法定方式

引证商标中可能包含着他人恶意抢注的非正常申请商标,这些商标往往处于正在初审公告中,或已获得注册,此时应及时对该等引证商标提出商标异议或无效宣告及时清扫在先障碍


在我方代理的第16类第17781696号NEOBEAR及图一案中,在先权利如下:


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为此,我们依据不同情况,采取不同策略。

引证商标一二,系代理商抢注,千亿国际手机版人及时以侵犯在先著作权为由提出异议并得到支持,扫清最大障碍。


在论述时,需提交与代理商的协议,证明代理商事前已接触到权利人的未注册商标,其注册与权利人相同或近似商标的商标,难言巧合。及时异议的关键在于企业需要对于自身商标进行常态化监测,及时发现被抢注动态并采取法律应对。


对引证商标三、四、五重点进行不近似论述,同时提交在先案例中与本案近似的其他商标核注册档案信息。法院最终全部采纳代理人观点,认定引证商标三、四、五均不构成近似,最终申请商标成功获得注册。


其他法定方式还包括无效宣告等。我们需要提示的是,无效宣告需区分基于在先商标注册违反的是《商标法》中的绝对无效理由还是相对无效理由,并以此确定不同的无效宣告申请人主体资格。实务中,由于主体不适格被商评委不予受理的情况时有发生。《商标法》44条规定了绝对无效时所有主体均可提出无效,而45条则规定只有“在先权利人或者利害关系人”才有权申请。因此,如申请人依据45条提出无效宣告时,则需要证明自己是“在先权利人”或者“利害关系人”并提交相应证据。


通常情况下,在先权利人容易明确,而“利害关系人”则有较大解释空间。在2015)京知行初字第3587号中,北京千亿国际平台法院认为,福建老酒公司是商标被许可使用人,且持续使用,是商标实际使用人,构成利害关系人,具备提出该案无效宣告请求主体资格。据此判决撤销商评委被诉裁定,并判令商评委重新作出裁定。该判决得到了二审法院支持

 

四、与在先权利人达成商标共存协议 

在商标申请中,无法克服商标近似时,及时通过与在先商标权利人达成并提交共存协议或者单方声明均是可行方式。尤其是在2016年最高人民法院在“NEXUS”商标驳回复审再审案中,最高人民法院接受谷歌公司提交的其与引证商标注册人签订的商标共存协议,并据以判决使用在手持式计算机等商品上的“NEXUS”商标与使用在自行车用计算机商品上的“NEXUS”商标不构成近似商标后,司法实践中对共存的接受度显著提高。但鉴于《商标法》不仅保护商标权人利益,同时保护消费者利益和相关公众利益,共存协议是否能得到法院认可,尚需依据个案而定。


大体上,法院倾向于认可当事人意思自治,但对于相同或高度近似的商标共存,由于可能导致消费者混淆误认,倾向于不认可。对于涉及社会公共利益的案件,法院也将采信尺度也更加严格。因此,共存协议并非使得申请商标获得注册的充分条件。


即使法院认可共存协议 ,对于共存协议的形式要件,亦有需注意之事项,主要如下:

1、共存文件形式方面:国内文件建议公证,涉外共存文件必须进行公证、认证,并提供证据证明签字人为授权代表,同时提交引证商标权利人主体资格证明。

2、共存地域范围方面:共存协议地域范围必须涉及中国大陆地区。

3、共存商标应当明确:共存协议必须涉及案件申请商标与引证商标。

4、共存文件的内容方面:如申请商标与引证商标所涉产品销售地域、产品种类等存在明显区别,可与引证商标权利人达成市场划分的一致意见,建议将双方对市场进行明确划分的相关内容约定在共存协议中,降低消费者混淆的可能性,以便法院接受。

5、提交共存协议时间:协商或提交商标共存协议,不是案件法定中止事由,建议尽早提交共存协议。如文件正在签署中,未能及时公证认证,也建议代理人及时与法院沟通,令法院相信在不久的将来该事项可完成,以便法院给予适当的等待时间。


本文分析了商标驳回复审行政诉讼案件中常用的实务策略,通过共存或者扫除障碍的方式来争取商标授权案需根据具体情况选择不同方式,并平衡商业成本、时间成本、机会成本。


鉴于商标申请到最高人民法院再申,可能经历5个审查或审理阶段,如能依据商标策略评估,在必要时更早启动相关程序,包括撤三、异议、无效及共存,尽量减少后续审查阶段或审级,无疑将有助于降低总体商标授权成本,加快商标授权进度。