【百一实务】如何对涉及公开不充分的审查意见进行答复

作者:杨孟娟 发表日期:2019-08-27 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

《专利法》第二十六条第三款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。也就是说,说明书应当充分公开发明或实用新型解决技术问题所采用的技术方案。


根据《专利审查指南》第二部分第二章2.1节的规定,如果一份说明书对发明内容作出了清楚的叙述,说明书的结构完整,所属技术领域的技术人员能够根据说明书的内容无需创造性的劳动能够再现发明或实用新型,这样就可以认为说明书满足了充分公开的要求。


当收到涉及公开不充分的审查意见时,代理人难以通过修改克服缺陷(在修改不能超原说明书和权利要求书记载的范围的情况下),如未陈述具有说服力的意见,则该申请则很容易被驳回。那么,如何对涉及公开不充分的审查意见进行答复呢?下面将结合具体案例,对收到的涉及公开不充分的审查意见答复策略进行探讨。

 

一种开放5轴打印系统,其具体公开了:所述打印系统包括设置在打印平面10和工作平面20之间的连接杆30,所述打印平面10设置在打印头或光源下方,待打印模型在所述打印平面10上打印成型,所述打印平面10通过连接杆30安装在工作平面20上。本申请可适用于所有类型的3D打印设备,克服了现有3轴3D打印系统的局限性,除了适用于常规3D目标物品的打印,也非常适用于有复杂外形和复杂内腔的目标物品的打印。

 

第一次审查意见通知书中指出:本申请虽然记载能够适用于所有的3D打印,但说明书记载了将打印平面设置在打印头或光源下方,而例如光固化成型需要相应的竖直槽内储存树脂,激光扫描成型需要铺覆相应的粉末,而本申请的打印平台如何能够适用于光固化成型或激光扫描成型,对所述技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清楚的,根据说明书记载的内容无法实现,附图中也缺少实施该设想的具体产品结构,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

本申请说明书所采用的“适用于所有的3D打印”,抛开技术本身不讲,类似这种太绝对化的用语出现在说明书中显然是不恰当的。那么,首先考虑的是将说明书中涉及“适用于所有的3D打印”的描述进行修改,如对该申请的适用场景进行进一步限定。基于原说明书记载的内容,代理人对该这部分内容进行了修改并限定为:本申请除了适用于常规3D目标物品的打印,也非常适用于有复杂外形和复杂内腔的目标物品的打印;通过检索,并附上多份现有技术文件证明审查员在审查意见通知书中所提出的问题属于现有技术,本领域技术人员结合现有技术能够清楚地理解本申请解决技术问题的技术方案。

 

虽主动修改了申请文件,且采用了多份现有技术文件证明审查员所提出的问题属于现有技术,但还是收到了该申请的驳回决定。

 

该驳回决定重复了第一次审查意见通知书的部分内容,其指出:该申请如何适用于光固化成型或激光扫描成型,对所述技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清楚的,根据说明书记载的内容无法实现,附图中也缺少实施该设想的具体产品结构,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第二十六条第三款的规定;并且还指出了申请人所列举的现有技术未明确记载具有5轴机构,如何能将现有技术中的结构与5轴系统连用,现有技术中并没有启示。

 

从代理人的角度思考,如果现有技术有记载与5轴系统如何连用的技术方案,那么该现有技术可能在一定程度上影响该申请的新颖性,也可能因为新颖性的问题被驳回,况且实现5轴3D打印是本申请的主要创新之处,那么,如果按照审查员的思路直接去检索现有技术中的结构与5轴系统如何连用时,很容易落入这样审查员设定的陷阱,所以,在找现有技术文件时,一方面不能给自己挖坑,另一方面要尽可能的采用多份相关度比较高的现有文件进行证明,强调其属于现有技术并非是本申请的发明点。

 

针对该案,代理人的阐述意见以及所列举的证明文件虽然未被审查员认可,但认为还有可争取授权的空间,所以建议申请人向专利局复审和无效审理部提出复审请求。

 

代理人再次对说明书进行了主动修改:背景技术部分进行了修改,补充了之前举证的多份现有技术的部分技术特征;并且在说明书部分,结合现有技术,将现有的光固化成型或激光扫描成型如何与该申请中的“打印平面”相配合进行了详细说明,并再次强调该申请将现有打印平面的功能进行了两轴的升级(3轴变5轴),而现有打印系统中的添料系统和固化系统如何与本申请的“打印平面”配合属于现有技术且并非是本申请的发明点,基于对说明书的修改,代理人进行了与之对应的意见陈述。

 

之后收到了复审决定书,专利局复审和无效审理部撤销了国家千亿国际平台局作出的驳回决定,由原审查部门继续进行审批程序,经国家千亿国际平台局继续审批后,该申请最终获得了授权。

 

在国家千亿国际平台局对实用新型审查力度大幅加大的情况下,实用新型以“公开不充分”作为驳回理由的审查意见下发数量日益增加,“公开不充分”几乎成为实用新型驳回理由的“杀手锏”。但是,代理人在面对涉及公开不充分的审查意见时,排除申请文件本身的撰写缺陷外,我们可以尝试通过检索、查询现有的技术文件作为参考,该技术文件可以是专利文件,也可以是非专利文件,例如期刊、杂志、手册和书籍等,来证明审查员所指出的公开不充分的部分是属于现有技术,当然,在采用现有技术文件时需注意本申请的新颖性问题,必要时主动对原申请文件进行修改,如在背景技术部分和/或权利要求的前序部分引入现有技术文件,和/或在说明书对审查员所指出的公开不充分的部分进行进一步阐述,阐述尽可能地具体化;当然,若对专利局做出的驳回决定不服,还可以向专利局复审和无效审理部提出复审,以为申请人争取最大的权益。

 

法律依据:

1)《中华人民共和国专利法》第二十六条第三款:

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

2)《专利审查指南》第二部分第二章2.1节:

如果一份说明书对发明内容作出了清楚的叙述,说明书的结构完整,所属技术领域的技术人员能够根据说明书的内容无需创造性的劳动能够再现发明或实用新型,这样就可以认为说明书满足了充分公开的要求。

3)《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款:

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

4)《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款:

本法所称的现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

5)《专利审查指南》第二部分第三章2.1节:

现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日) 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

6)《中华人民共和国专利法》第三十三条:

申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。