【百一案评】隐含技术特征不应对权利要求有限定作用

作者:百一君 发表日期:2019-05-13 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

再审申请人(一审原告、二审上诉人):无锡国威陶瓷电器有限公司

再审申请人(一审原告、二审上诉人):蒋国屏

被申请人(一审被告、二审上诉人):常熟市林芝电热器件有限公司

被申请人(一审被告、二审被上诉人):苏宁易购集团股份有限公司

 

本案为再审申请人无锡国威陶瓷电器有限公司(以下简称国威公司)、蒋国屏因与被申请人常熟市林芝电热器件有限公司(以下简称林芝公司)、被申请人苏宁易购集团股份有限公司(以下简称苏宁公司)侵害实用新型专利权纠纷案

 


裁判要旨

 

本案最高院再审撤销了二审判决并明确了以下法律适用要点

1、明确本领域普通技术人员能够认识到且通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解以解决的歧义或者错误,可认定为专利申请文件中可纠正的明显错误

 

2、一些所谓的隐含技术特征实质是在权利要求解释过程中,引入没有明确记载的内容,这通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此应该特别慎重

 

3、对权利人在专利审批过程中未明确放弃的权利内容,不得随意适用禁止反悔原则

 

 

案情简介

 

蒋国屏于2009年9月8日向国家千亿国际平台局申请了“一种PTC发热器的导热铝管及PTC发热器”的实用新型专利(即本案专利),2010年6月23日,其授权国威公司独占实施本案专利。苏宁电器卖场销售的TCL空调、海信空调、美的空调所含PTC加热器(被诉侵权产品)系林芝公司提供。该公司亦向海信(山东)空调有限公司,广东美的制冷设备有限公司,TCL空调事业部提供该加热器。

 

将被诉侵权产品与本案专利进行对比。国威公司、蒋国屏认为被诉侵权产品导热铝管左右侧面存在凹槽,有压制的过程,亦全部包含权利要求2的其它技术特征。林芝公司认为,专利号为200620034186.3的实用新型专利文件披露了被诉侵权产品的技术特征,因此其使用的是现有技术,不构成侵权。

 

另查,由于林芝公司对本案专利提出无效宣告请求,专利复审委员会于2014年10月9日作出第24085号无效宣告请求审查决定认为,基于左右侧面与上下表面凹槽的不同作用可认定散热条显然应当粘贴在导热铝管的上下表面。决定亦记载上述林芝公司主张的实用新型专利文件公开的‘U’型槽技术特征,并非用来吸收压制过程中铝管向宽度方向的延伸,且由于其一体式结构,需压制前设置。而在本专利中压制形成的半圆形凹槽可使得压制后铝管上下表面与散热条的宽度完全保持一致。由此其‘U’型槽不能相当于本专利的‘半圆形凹槽。

 

国威公司、蒋国屏明确其要求保护的范围是无效审查后维持有效的权利要求2,并提起起诉,请求法院判令:林芝公司立即停止侵权行为,销毁侵权产品并赔偿经济损失及合理支出共计1500万元;苏宁公司停止销售包含被诉侵权产品的空调整机。

 


一审二审结果及理由

 

一审法院最终判决林芝公司立即停止生产、销售侵权产品的行为并赔偿国威公司、蒋国屏经济损失及合理费用共100万元;苏宁公司立即停止销售包含侵害本案专利权的空调整机的行为。主要基于以下理由:

 

1、专利权利要求2中“所述散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上”中的“左右侧面”为笔误,应为“上下表面”。

2、本案被诉侵权产品上的凹槽在压制后进一步变形,必然吸收了压制过程中的铝管在宽度方向的延伸,体现了本案专利权利要求2的技术特征。被诉侵权产品左右侧面的凹槽形状,并不影响导热铝管实现夹紧发热元件以提高散热性能的创造性功能。因此,被诉侵权产品落入本案专利权利要求2的保护范围。

 

国威公司、蒋国屏和林芝公司均不服,分别提起上诉。二审法院认为林芝公司制造、销售,苏宁公司销售被诉侵权产品的行为不侵害本案专利权,最终撤销一审判决并驳回国威公司、蒋国屏的全部诉讼请求。主要基于以下理由:

 

在进行澄清或勘误式解释的论证过程中,那些出现在权利要求书、说明书及附图中并作为论证前提和中间条件的相关技术特征,应作为隐含技术特征,对澄清或勘误后的权利要求具有限定作用。

 

24085号决定将本案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述更正为“上下表面”的前提条件是:导热铝管上下表面需存在凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致。因而应作为权利要求2的隐含技术特征,需考虑该技术特征对权利要求2保护范围的限定作用。被诉侵权产品的导热铝管上下表面并不存在凹槽,因此根据“全面覆盖原则”,被诉侵权产品不落入本案专利权利要求2的保护范围。

 

 

争议焦点

 

本案在再审审理阶段的焦点问题是:

1、二审判决关于本案专利权利要求2的解释是否正确

2、本案被诉侵权产品是否落入本案专利权利要求2的保护范围

3、本案侵权民事责任的承担

 

国威公司、蒋国诉请撤销二审判决,改判林芝公司侵权成立并支持其一审全部诉讼请求。主要理由为:

1、二审判决关于“隐含技术特征”的引入违反全面覆盖原则,缺乏法律依据。

2、本案专利权利要求2解释并不以“专利权利要求2中的导热铝管上下表面需存在凹槽,且该凹槽作用是保证上下表面的宽度与散热铝条的宽度一致”为前提条件。

 

林芝公司认为国威公司、蒋国再审理由不能成立,应予驳回。其主要理由是:

1、本案专利权利要求2具有上下表面存在凹槽的隐含技术特征。

2、本案专利权利要求2关于散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”并非笔误。粘贴在上下表面只是一种优选方案,并非唯一方案。

3、本案被诉侵权产品并未落入本案专利权利要求2的保护范围。

 

 

再审结果及法律意义

 

最高院认为二审判决关于本案专利权利要求2保护范围的解释有所不当,在此基础上认定被诉侵权产品不落入权利要求2的保护范围,裁判结果错误,应予纠正。一审判决认定林芝公司侵权的结论虽正确,但在本案部分证据可证明侵权人因侵权所获利益的情况下,运用法定赔偿确定损害赔偿数额,适用法律有误。

最终撤销二审判决,并维持一审判决部分结果,变更赔偿数额为共计9437867元。具有如下法律意义

 

1、判定专利申请文件中可纠正的明显错误需两个条件:一是本领域普通技术人员能够认识到专利申请文件的记载或者附图存在歧义或者错误:二是其通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解以解决该歧义或者错误。

 

本案中,首先本领域普通技术人员可以认识到,散热铝条粘贴在导热铝管的左右侧面上存在错误。其次,本案专利说明书第0021段及其附图进一步给出了解决错误的唯一答案,由此专利权利要求2中的“左右侧面”确系“上下表面”的笔误。对林芝公司据此主张被诉侵权产品的散热铝条固定在上下表面,构成与本案专利的区别特征不予支持

 

2、引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此在权利要求解释过程中,引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。二审判决所谓的隐含技术特征,实际上是在解释权利要求技术特征的含义时,引入并未明确记载的、作为勘误前提条件的内容。

 

24085号决定认定权利要求2存在笔误的理由仅仅是“导热铝管压制后左右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面”,与导热铝管上下表面是否设置凹槽并无必然联系。鉴于本案导热铝管左右侧面的与上下侧面凹槽作用不一致,两者之间亦无协同作用,均不以对方的存在为前提,二审法院关于本案专利权利要求2保护范围的认定错误。林芝公司所谓的被诉侵权产品导热铝管上下表面没有凹槽和被诉侵权产品的导热铝管与散热铝条宽度不一致并非与本案权利要求2的区别。

 

3、禁止反悔原则是指专利权人如果在专利审批过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩,则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围,但本案情形并不会导致禁止反悔的法律效果出现。

 

首先被诉侵权产品仍存在压制过程,且凹槽会发生向内形变,起到吸收压制过程中铝管宽度方向延伸的作用。其次权利说明书中特征F(导热铝管压制后在左侧面和右侧面上分别形成半圆形的凹槽)对于压制之前是否存在凹槽并未作限定。再次形状的差异不影响与特征F中的“半圆形的凹槽”具有相同的作用。最后专利权人在专利无效宣告过程中虽然强调了左右侧面的半圆型凹槽的作用和形成时间,但未放弃导热铝管左右侧面在压制之前存在特定形状凹槽的技术方案,不会导致禁止反悔的法律效果。因此对林芝公司主张被诉侵权产品左右侧面凹槽形成时间、形状、作用均与本案专利不同不予支持。